強い米国特許を獲得するために – 第5回 出願手続き処理のポイント(英語原文付)

米国特許弁護士のポールです。

いつもお読みいただき、ありがとうございます。

5回シリーズで英語原文とともにお届けしている「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」、最終回です。

今後のトピックスを検討しているところですが、読者のみなさま、米国特許について知りたいことがあれば、どうぞお知らせください。みなさまのご関心のあることについてご紹介できればと考えています。

出願手続き処理のポイント
出願手続き処理のポイント


強い米国特許を獲得するために
第5回 出願手続き処理のポイント

 出願審査においては、議論し過ぎない方が良いでしょう。訴追免責(プロセキューション・ディスクレーマー)や禁反言(エストッペル)を避けるため、クレームの補正はできるだけ少なく、意見書での議論はできるだけ簡潔にすべきです。

 また、出願審査における文書上の記録を残す機会を減らすよう、審査官とのインタビューもお勧めです。先行技術と区別したり、101条や112条による拒絶に打ち勝つために、必要に応じて、クレーム補正をします。意見書が拒絶に対応していることを確認し、発明自体については可能な限り議論しないようにします。

 先行技術について議論では明確な言及をしないようにします。審査官は強力な先行技術であることに気付かないことがあります。そのような場合には、その強力な先行技術が認識されるであろう訴訟の場において特許の有効性に対する攻撃を避けるため、クレームを追加したりします。その目的は2つです。ひとつは請求の範囲を広げること。そして、一方では、特許が付与された後に相手方からの特許無効化攻撃を避けるためです。

お読みいただきありがとうございました。
5回シリーズの最終回、いかがでしたでしょうか。

ご質問・コメントや、今後のトピックスについてリクエスト等ございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。(英語でいただけると嬉しいです。)

第1回 概観
第2回 明細書を書くときのポイント
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
第4回 クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回 出願手続き処理のポイント

英語原文:
Part 5 of 5: Prosecution Considerations

During prosecution, the less said, the better. Claim amendments should be as few as possible, and arguments should be as brief as possible, to minimize prosecution disclaimers and estoppels. I may recommend interviewing the Examiner to reduce written comments in the prosecution record. I may amend claims if it is necessary to distinguish the claims from the prior art or to overcome a 101 or 112 rejection. I make sure arguments address the rejection, and if possible refrain from discussing the invention itself. I make sure unequivocal phrases are not used when discussing a prior art reference. Sometimes Examiners do not recognize a strong prior art reference. In such case, I may add claims that would insure against a validity attack in a lawsuit, where the strong prior art reference is likely to be recognized. The objective is two-fold: 1 Broaden the scope of the claims on the one hand; and 2 Preclude an opponent from invalidating the patent after the patent is granted on the other hand.

Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.

ポール・ステフェス
レナーオットー米国特許事務所 パートナー
https://paulrennerotto.com/
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強い米国特許を獲得するために – 第4回クレーム、侵害ポイントを書くときのポイント(英語原文付)

米国特許弁護士のポールです。

「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」を5回シリーズで英語原文とともにご紹介しています。
お役に立てば幸いです。

強い米国特許を獲得するために
強い米国特許を獲得するために

強い米国特許を獲得するために
第4回クレーム、侵害ポイントを書くときのポイント

寄与侵害や誘発侵害といった間接侵害より直接侵害となるように留意してクレームを作成・処理しましょう。

なぜなら訴訟の際には、直接侵害は、(侵害する認識や意図には関わらないものであり)相手の侵害を証明することが寄与侵害や誘発侵害に比べ、容易なためです。

また均等論に基づく侵害よりも、文言上の侵害となるよう留意してクレームを作成・処理しましょう。

なぜなら、文言上の侵害は、訴訟において、均等論に基づく侵害よりも証明が容易であり、そして過去数年間において、法廷では、均等論に基づく侵害については、適用を狭く抑えられてきているからです。従って、代替のクレーム用語を使用したクレームを追加したり、クレームを差別化するテクニック (先行技術との差異を明確にすること)を使って、訴訟の際に狙いのクレーム解釈を強化するクレームを作成しましょう。

また、クレーム範囲を完全なものとするために、幅広いクレームまた狭いクレームを追加しましょう。

そして例えば、方法クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法により物を特定したクレーム)といった法定上異なるカテゴリーのクレームを作成しましょう。(生産者、使用者といった)異った主体や異なったマーケット(異なる使用手法)をカバーするクレームも追加しましょう。

また、相手方に請求する賠償額を増やすことが可能なクレーム、例えば、装置についてのクレームとその装置を内蔵するシステムについてのクレームなどの追加も検討しましょう。

次は最終回、第5回のレポートを投稿する予定です。
第1回 概観
第2回 明細書を書くときのポイント
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
第4回 クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回 出願手続き処理のポイント

お読みいただきありがとうございます。
ご質問・コメント等がございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。(英語でいただけると嬉しいです。)

英語原文:
Part 4 of 5 Writing the Claims Infringement Considerations

I make sure claims are drafted/prosecuted for direct infringement, rather than for contributory infringement or induced infringement, because direct infringement (where knowledge and intent are irrelevant) is easier to prove during litigation than contributory infringement or induced infringement. I make sure claims are drafted/prosecuted for literal infringement, rather than for equivalents infringement, since literal infringement is easier to prove during litigation than doctrine-of-equivalents infringement, and the courts have applied the doctrine of equivalents more narrowly over the past several years. I may add claims using alternative claim terms, or use claim differentiation techniques to draft claims that would strengthen a desired claim interpretation during litigation. I may add broad/narrow claims to round out the scope of the claims. I may use different statutory categories of claims, for example method, product-by-process, etc. I may add claims that cover different parties (manufacturer, user, etc.) or different markets (different use of product). I may add claims that potentially increase damages, for example, a claim to a device and a claim to a system incorporating the device.

Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.

Stay tuned.

ポール・ステフェス
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強い米国特許を獲得するために – 第3回クレームの内容を書くときのポイント(英語原文付)

米国特許弁護士のポールです。

「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」を5回シリーズで英語原文とともにご紹介しています。
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強い米国特許を獲得するために
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第3回 クレームの内容を書くときのポイント

クレームが発明を可能な限り幅広くカバーするよう留意します。
先行技術の観点において、クレームが必要な要件を含み、不必要な要件を含んでいないこと、また、クレームに使用されている用語に適切な根拠があることに留意します。そして、クレームに使用されている用語がクレーム全般を通して首尾一貫していることに留意します。

例えば、「あるクレームにおいて温度が120˚Cであるとし、そして他のクレームにおいて圧力は8.6MPaである」というように記述された場合、「圧力は、まさに8.6MPaであって、約8.6MPaではない」と解されるリスクが高いと考えられます。この例では、約8.6Mpaを使うべきでしょう。

そしてクレームの要件の相互関係に留意します。全てのクレームに用いられた用語の意味が発明の記載から確認できること、クレーム・明細書間において同一の用語を用いられているかどうかを確認しましょう。また、あいまいな用語や主観的な用語を使わないよう留意します。クレームの用語の定義がクレーム用語の適用範囲を狭めるように解釈される可能性があると考えられる場合は、明細書の記載におけるクレームの用語の定義は削除します。

クレームの前提部分がクレームの本体部分に限定的な効果を及ぼさないよう留意します。また、ミーンズ・プラス・ファンクション形式の要件は使用しない、あるいは、クレームの適用範囲を補完するように別クレームとします。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム形式の要件を使う場合は、ミーンズ・プラス・ファンクション・形式の要件に対応する構成を明細書に記載します。

次は最終回、第5回のレポートを投稿する予定です。
第1回 概観
第2回 明細書を書くときのポイント
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
第4回 クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回 出願手続き処理のポイント

お読みいただきありがとうございます。
ご質問・コメント等がございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。(英語でいただけると嬉しいです。)

英語原文:
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims

I make sure claims cover the invention as broadly as possible. I make sure claims include necessary elements, and exclude unnecessary elements, in view of the prior art. I make sure the claim terms have proper antecedent basis. I make sure the claim terms are used consistently throughout the claims; for example, if “temperature of about 100-120 degrees C” is used in one claim, and “pressure of 8.6 MPa” is used in another claim, there is a high risk that pressure will be interpreted as exactly 8.6 MPa and not “about 8.6 MPa”. In this example, “about 8.6 MPa” should be used. I make sure the claim elements interrelate one to another. I make sure the meaning of all claim terms is ascertainable from the description of the invention, whether or not identical terminology is used between the claims and description. I make sure vague terms or subjective terms are not used. I delete a definition of a claim term in the description if I believe the definition could potentially be interpreted in a way that could narrow the scope of the claim term. I make sure the preamble of a claim does not have a potentially limiting effect on the body of the claim. I make sure means elements are not used, or are used in a separate claim to round out the scope of the claims. If a means element is used, I make sure the description describes corresponding structure of the means element.

In the upcoming weeks, I will write Part 5 of 5,
Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.

Stay tuned.

ポール・ステフェス
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強い米国特許を獲得するために – 第2回 明細書を書くときのポイント(英語原文付)

米国特許弁護士のポールです。

「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」を5回シリーズで英語原文とともにご紹介しています。
お役に立てば幸いです。

強い米国特許を獲得するために
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強い米国特許を獲得するために
第2回 明細書を書くときのポイント

背景技術は短く一般的で、長すぎず、特定しすぎることのないよう留意します。米国特許法では背景技術は要求されていません。

そして、サマリーではクレームを正確に反映させます。サマリーも米国特許法では要求されてはいません。
サマリーにおいては、次のことを説明します。
1) 多くの発明の実施形態があること、
2) 実施形態はひとつかそれ以上の従属請求項の発明特定事項を含む可能性があること、
3) いずれの[従属請求項の]発明特定事項も他の発明特定事項と組み合わせの可能性もあること、
4) いずれの[従属請求項の]発明特定事項も他の発明特定事項とは別のものであること。

私の場合、特許申請には、絶対的な意味を持つ用語(例、重要な、必要な、並行した等)を、使うことはありません。もし絶対的な意味を持つ用語が必要な場合は、代わりとなる用語とします。記載としては「発明」そのものではなく、発明の実施形態や発明の態様を説明するように留意します。記載が「先行技術」や「周知技術」としての主題となってしまわないよう留意します。そして出来る限り、変形例や代替例、そしてまた、発明の要素についての追加の実施形態を説明します。PCT国内段階移行(国際出願に忠実な翻訳使用)と、例えばバイパス継続出願として出願された特許出願の違いに注意を払うことに心がけています。

次は最終回、第5回のレポートを投稿する予定です。
第1回 概観
第2回 明細書を書くときのポイント
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
第4回 クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回 出願手続き処理のポイント

お読みいただきありがとうございます。
ご質問・コメント等がございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。(英語でいただけると嬉しいです。)

英語原文:
Part 2 of 5: Writing the Specification

I make sure the background is short and general, not long or specific. A background is not required by U.S. patent law. I write the summary to mirror the claims. A summary is also not required by U.S. patent law.

In the summary, I explain:
1) There may be many embodiments of the invention;
2) The embodiments may include one or more features [dependent claims];
3) Any feature [dependent claim] may be combined with any other feature; and
4) Any feature [dependent claim] may be separated from any other feature.

I rarely use absolute terms (e.g. important, necessary, parallel, each, etc.) in the patent application. If absolute terms are necessary, I supplement with alternative terms. I make sure the description describes embodiments or aspects of the invention, not “the invention”. I make sure the description does not admit any subject matter as “prior art” or “well known”. I make sure terms are used in a consistent manner throughout the patent application. As often as possible, I describe variations and alternatives and/or additional embodiments of an element of the invention. I am mindful of the differences between PCT national stage (true translation) versus for example a patent application filed as a by-pass continuation.

In the upcoming weeks, I will write Part 5 of 5,
Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.

Stay tuned.

ポール・ステフェス
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強い米国特許を獲得するために – 第1回概観(英語原文付)

米国特許弁護士のポールです。

米国特許の仕事を始めてから20年、この間数多くの特許出願書類や中間処理業務の書類を作成してきました。

今回は、その経験から得た「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」を5回に分けてご紹介いたします。

英語原文も掲載いたしますので、合わせてご参照ください。
お役に立てば幸いです。

強い米国特許を獲得するために
強い米国特許を獲得するために

 

強い米国特許を獲得するために
第1回 概観

私が特許申請書類を書く時(もしくは、若手弁護士のドラフトをレビューする時や、外国の方が作られた書類のネイティブチェックをする時)に通常目標としていることは、特許を弱くする用語を避け、クレームが発明とデザインアラウンド(特許侵害を回避するために,デザインや仕様を変更したもの)となる可能性があるものを幅広くカバーし、クレームが明細書に裏付けられており、記述内容が米国特許法101条の特許適格要件や米国特許法112条の実施可能要件・記述要件に従っているかを確認することです。私の書いたものが一方ではクレームの範囲を広め、他方では特許の有効性を攻撃する兵器(攻撃対象となるもの)をなくすため、特許申請に付加価値を与えられるものと確信しております。

次は最終回、第5回のレポートを投稿する予定です。
第1回 概観
第2回 明細書を書くときのポイント
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
第4回 クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回 出願手続き処理のポイント

チャンネルはそのままで。

英語原文:

Part 1 of 5: Strong Patent, Generally

When I write a patent application (or review a patent application drafted by a junior attorney or do a native check of a patent application), my objectives are generally to avoid patent-weakening terms, make sure the claims broadly cover the invention and potential design-arounds, make sure the claims are supported by the description, and make sure the patent application complies with patent eligibility requirements of 35 USC 101, and the enablement and written description requirements of 35 USC 112.  I believe my writing adds value to a patent application because my writing broadens the scope of the claims on the one hand, and removes invalidity weapons on the other hand.

In the upcoming weeks, I will write Part 5 of 5,
Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.

Stay tuned.

お読みいただきありがとうございます。
ご質問・コメント等がございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。(英語でいただけると嬉しいです。)

ポール・ステフェス
レナーオットー米国特許事務所
https://paulrennerotto.com/
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はじめまして。

はじめまして。

米国特許弁護士のポール・ステフェスです。

NASAを経て、米国特許の仕事をはじめて今年で20年目になります。
日本の特許事務所では、約10年仕事をしていました。
キャリアの半分となるその10年は、日本について知ることができ、日本の特許についてたくさんの事を学ぶことができ、私にとって大変有意義なものです。

今は以前所属していた、アメリカはオハイオ州クリーブランドにある老舗の特許法律事務所に戻ってきています。

その私の所属する特許法律事務所の日本語ページができましたので、ご紹介します。

https://paulrennerotto.com/

これから、日本の皆さまの役に立つような米国特許に関する記事を掲載していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

ポール・ステフェス
Paul Steffes
(日本語訳:Toshiko.S)

レナーオットー米国特許法律事務所
レナーオットー米国特許法律事務所

 

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