米国特許弁護士のポールです。

米国特許の仕事を始めてから25年、この間数多くの特許出願書類や中間処理業務の書類を作成してきました。

今回は、その経験から得た「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」を5回に分けてご紹介いたします。

英語原文も掲載いたしますので、合わせてご参照ください。
お役に立てば幸いです。

強い米国特許を獲得するために
第1回　概観

私が特許申請書類を書く時（もしくは、若手弁護士のドラフトをレビューする時や、外国の方が作られた書類のネイティブチェックをする時）に通常目標としていることは、特許を弱くする用語を避け、クレームが発明とデザインアラウンド（特許侵害を回避するために，デザインや仕様を変更したもの）となる可能性があるものを幅広くカバーし、クレームが明細書に裏付けられており、記述内容が米国特許法101条の特許適格要件や米国特許法112条の実施可能要件・記述要件に従っているかを確認することです。私の書いたものが一方ではクレームの範囲を広め、他方では特許の有効性を攻撃する兵器（攻撃対象となるもの）をなくすため、特許申請に付加価値を与えられるものと確信しております。

次は最終回、第5回のレポートを投稿する予定です。
第1回　概観
第2回　明細書を書くときのポイント
第3回　クレームの内容を書くときのポイント
第4回　クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回　出願手続き処理のポイント

チャンネルはそのままで。

英語原文：

Part 1 of 5: Strong Patent, Generally

When I write a patent application (or review a patent application drafted by a junior attorney or do a native check of a patent application), my objectives are generally to avoid patent-weakening terms, make sure the claims broadly cover the invention and potential design-arounds, make sure the claims are supported by the description, and make sure the patent application complies with patent eligibility requirements of 35 USC 101, and the enablement and written description requirements of 35 USC 112.  I believe my writing adds value to a patent application because my writing broadens the scope of the claims on the one hand, and removes invalidity weapons on the other hand.

In the upcoming weeks, I will write Part 5 of 5,
Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.

Stay tuned.

お読みいただきありがとうございます。
ご質問・コメント等がございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。（英語でいただけると嬉しいです。）

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米国特許弁護士のポールです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

今回は、101条112条の拒絶を受けないようにするための記事です。少しでもお役に立てば幸いです。

101条112条の拒絶を受けないようにするために

クレームの中では“part” や “section”という用語を使うことはやめましょう。
-101条112条の拒絶を受けることのないようにしましょう

本日、私の案件で“part” や “section”を使ったクレームを101条112条によって拒絶するというオフィスアクションを受け取りました。この案件は、日本出願を優先権主張した米国出願ですが、この２年間で受けた3番目の異なる種類の出願案件で、“part” や “section”が拒絶されたのです。そしてこれは。発明内容そのものではなく、明細書作成上の問題です。

“part” や “section”そして他の暫定用語は、112条のミーンズプラスファンクション解釈上の問題となる可能性が高いです。ミーンズプラスファンクションの要件は構造的な要件より一般的に適用範囲が狭いです。また、もし明細書に対応する構成の記載がなければ、暫定用語は不明確であるとの拒絶を引き起こします。そしてまた、コンピュータプログラムのケースにおいては、“part” や “section”は101条に基づいて特許の適格性条項の拒絶を引き起こすかもしれません。Alice (米国最高裁 2014)の判例がでて以降、米国特許庁は、高い確率でソフトウエアやビジネス方法特許を101条を基に拒絶してきています。出願人側としては、“part” や “section”の代わりに構造的な用語を使うことを検討すべきです。例えば“circuitry”です。もしクレーム要件が純粋に機能的なものであれば、出願人側としては、—-独立クレーム中にあるいは少なくとも従属クレームの中において—、その発明が機能を完成させる手法に関するものであるということについての技術的な詳細を言及すべきです。

暫定用語よりも構造的な用語を使用すること、そして機能的な表現よりも技術的な詳細を記述をすることは、101条112条に基づく拒絶を受ける可能性を低減します。

Note) Alice社事件の米国最高裁判決（2014年) は→こちら

合わせて、下記の記事を参照されることをお勧めします。

１）論文（10頁）Enfish社事件 (Fed. Cir. 2016) の部分翻訳 /弁理士 河野 英仁氏→こちら
連邦巡回控訴裁判所（CAFC）はAlice社事件の判断を適用し、ソフトウエアの特許クレームを特許としての適格性なしとしています。

2）ブログ： Alice社事件の概要を書いています。 / suziefjpさん → こちら

3）ブログ： ITニュース・トピックス、/塩川氏他、(HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK),「米国特許法101条を巡る判例とAlice事件の影響」について述べています→ こちら

英語原文：
Stop using “part” and “section” in claims – and receive less 101 and 112 rejections.

Today I received an Office Action with section 101 and 112 rejections of claims using “part” and “section”.  This is a U.S. patent application claiming priority to a Japanese patent application.  This is not an invention matter but a drafting problem.  This is the third different patent application (originating from Japan) in two years where ‘part’ and/or ‘section’ was rejected.

“Part” and “section” and other nonce words have a strong possibility of a 35 USC 112 means plus function interpretation.  Means plus function elements generally are narrower in scope than structural elements.  Also, if the specification fails to describe a structure that corresponds to the nonce word the nonce words can trigger an indefiniteness rejection.

Also, in computer program cases, “part” and “section” may trigger a section 101 patent eligibility rejection.  Since Alice (U.S. Supreme Court 2014), the U.S. Patent Office has rejected a higher percentage of software and business method patents based on section 101.

Applicants should consider using a structural term in place of “part” or “section”, for example “circuitry”.  If a claim element is purely functional, the applicant should consider reciting technological details regarding the manner in which the invention accomplishes the function – either in the independent claim or as a minimum in a dependent claim.  The use of structural terms rather than nonce words, and the use of technological details rather than functional expressions, will reduce significantly the likelihood of receiving rejections under 101 or 112.

Note) The Supreme Court decision of Alice (2014) → here

The following are recommended articles:

1) Paper by Patent Attorney Eiji Kohno [10 pages], providing a partial translation of a portion of the Enfish case (Fed. Cir. 2016).  In Enfish, the Federal Circuit applied the Alice case to find software patent claims patent eligible. → here

2) Blog by suziefjp, providing brief summary of the Alice case.  → here

3) Blog: IT news and topics by Shiokawa et al. (HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK), providing a summary of pre-Alice cases, and the Alice case.  → here

お読みいただき、ありがとうございました。

ご質問・コメントや、今後のトピックスについてリクエスト等ございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。（英語でいただけると嬉しいです。）

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